Cassazione Civile, Sez. I, 8 luglio 2025, ord. n. 18675
Con l’ordinanza n. 18675 dell’8 luglio 2025, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di diritto dei marchi, affrontando il delicato tema della possibilità di derogare al divieto di sfruttamento di un marchio registrato in presenza di «giusti motivi».
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da Automobili Lamborghini S.p.A. avverso la decisione della Commissione dei Ricorsi, la quale aveva annullato il provvedimento dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) che aveva rigettato la domanda di registrazione del marchio «Elettra Lamborghini». La società ricorrente si era opposta a tale domanda, facendo valere la titolarità di diritti anteriori derivanti da registrazioni di marchi nazionali ed europei per segni simili, anche nelle medesime classi merceologiche.
La vicenda si inserisce nel più ampio contesto normativo nazionale in materia di tutela dei marchi registrati, articolato su un sistema che riconosce al titolare il diritto esclusivo di utilizzo del segno distintivo su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla diffusione effettiva del marchio (art. 2569 c.c.). Conseguenza naturale di tale principio è il complesso di limiti imposti a chi intenda registrare un marchio d’impresa che presenti elementi di identità o somiglianza con un marchio già registrato anteriormente (cfr. art. 12 c.p.i.).
Con l’ordinanza in commento, tuttavia, la Suprema Corte ha aperto a una lettura più flessibile del divieto, riconoscendo la possibilità di superare l’impedimento derivante dalla registrazione anteriore qualora sussistano “giusti motivi”, la cui esistenza dev’essere accertata in via giudiziale.
Tale impostazione si fonda su un’interpretazione sistematica dell’ordinamento interno in coerenza con gli approdi della giurisprudenza dell’Unione europea (cfr. Trib. UE, 1° marzo 2018, T-296/16, Shoe Branding Europe / EUIPO – adidas; Trib. UE, 5 luglio 2016, T-518/13, Future Enterprises / EUIPO – McDonald’s International Property), che individua alcuni indici valutativi rilevanti per accertare la ricorrenza dei giusti motivi:
- l’effettivo e serio utilizzo del segno corrispondente al marchio richiesto;
- l’inizio dell’uso in epoca anteriore al deposito o, quantomeno, alla notorietà acquisita dal marchio anteriore;
- l’utilizzo del segno su tutto il territorio di registrazione del marchio anteriore;
- la mancanza, in linea generale, di contestazioni da parte del titolare del marchio anteriore notorio.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la decisione della Commissione dei Ricorsi fosse viziata da un difetto di motivazione, non avendo quest’ultima adeguatamente verificato la ricorrenza dei requisiti sopra indicati. In particolare, la Commissione aveva ritenuto sufficiente, ai fini della sussistenza di un giusto motivo, la mera notorietà artistica e musicale del nome della richiedente, reputandola rilevante ex se ai sensi dell’art. 8 c.p.i.
La Cassazione ha quindi cassato la sentenza con rinvio, affermando l’esigenza di un’analisi più approfondita e ancorata a criteri oggettivi, idonei a giustificare in via eccezionale il superamento del divieto di sfruttamento di un marchio anteriore registrato.
Questa pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale, tanto interno quanto unionale, che tende a preservare la funzione distintiva e la tutela del marchio registrato, ammettendo deroghe solo laddove ricorrano circostanze rigorosamente accertate e compatibili con i principi di lealtà concorrenziale e buona fede.
